案例评析｜专利权属纠纷败诉后无效该专利违背诚信原则

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导语

一、专利制度保护的是利用自然规律解决技术问题的技术方案，而不是自然规律本身。因此，对于权利要求是否清楚地限定专利保护范围的问题，需要审查的内容是权利要求是否清楚地限定了专利保护的技术方案本身，而不是对技术方案所利用的自然规律是否进行了清楚地阐述和限定。

二、行为人将他人技术成果非法申请为自己的专利，在该非法申请的专利权依法返还他人后，转而对该专利权提出无效宣告请求的，明显违背诚信原则，人民法院不予支持。

供稿：阮辰、裴一歌

编辑：阮辰、裴一歌

本案例来源于《最高人民法院公报》2022年第10期（总第314期）

裁判文书请戳

基本案情

（一）专利无效程序

2018年11月14日，瀚霖公司针对涉案专利向原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）提出了无效宣告请求，其理由包括：本专利说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定，权利要求1不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定，请求宣告涉案专利权利要求1无效。2019年3月29日，专利复审委员会作出决定维持专利有效。

（二）行政诉讼一审判决

一审法院认为，本专利权利要求1步骤(3)所述高温水结晶，按照其具体限定及说明书记载的内容，通常应当理解为以水做溶剂，通过二元酸的结晶来实现提纯的目的。但是，鉴于长碳链二元酸在水中的低溶解度，步骤(3)所述结晶工艺在技术上明显不合逻辑，也没有生产上的实际意义。因此，本领域技术人员并不能合理确定本专利权利要求1步骤(3)所述高温水结晶的具体含义，且如果将步骤(3)所述高温水结晶作非常规结晶艺理解，则会与步骤(2)所述高温水结晶特征矛盾，故该权利要求不符合专利法第二十六条第四款关于权利要求书应当清楚地限定要求专利保护的范围的规定。基于基本相同的理由，本专利说明书也不符合专利法第二十六条第三款的规定。一审判决撤销被诉决定，要求国家知识产权局针对瀚霖公司就本专利提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

（三）行政诉讼二审中最高院另查明事实

1.关于本专利发明人署名权纠纷

根据国家知识产权局提交的二审证据3~5，2010年4月30日，瀚霖公司向国家知识产权局申请本专利，申请文件上记载的本专利发明人为：黄力、刘双江、曹务波、王志洲、葛明华、陈远童、傅深展。2012年1月5日，雷光、李乃强向北京市第一中级人民法院起诉称：雷光和李乃强分别是山东凯赛生物科技材料有限公司（以下简称山东凯赛公司）和凯赛公司的科研技术人员，二人参与了长碳链二元酸生物生产技术工艺标准化操作程序的制定以及后续优化试验工作。王志洲、葛明华曾在山东凯赛公司任职，接触过相关技术图纸、设备及生产工艺。2008年7月，王志洲从山东凯赛公司辞职，在此之前已经成为瀚霖公司的股东。2008年12月23日，瀚霖公司增加“长链二元酸及系列产品的研发、生产与销售及进出口业务”经营范围，并于2010年4月30日申请了本专利。本专利与山东凯赛公司使用的标准化操作程序长链二元酸生物生产技术工艺标准化操作程序相同，核心工艺参数与凯赛公司已经授权的200610029784.6号专利相同。雷光、李乃强对上述技术方案作出了实质性贡献，是本专利申请的发明人，享有署名权。王志洲等七名被告未作出实质性贡献，其冒名剽窃行为，侵害了雷光、李乃强的署名权，故要求法院确认本专利申请的发明人为雷光、李乃强。

在该案中雷光、李乃强为证明其为实际发明人，提交了一份关键性证据，即2003年SOP，该证据记载了与本专利权利要求1所限定的技术方案基本相同的长碳链二元酸精制方法。其中，与本专利权利要求1步骤(3)相对应的记载内容为：“2.1本规程规定了6#溶剂工序高温水结晶的操作方法及注意事项；4.2.1进料结束后开始升温，终点温度90~100℃；4.2.2稍开冷却水，然后关闭。保温1.5~2.5小时，终点温度80~90℃；4.2.3稍开冷却水，使温度缓慢的降至45~55度，时间1.2~2.5小时，冷却水逐渐加大，最终降至26~35℃出料，时间1.2~2.5小时，低于30℃时可关闭冷却水；4.3.1联系离心岗位，打开出料阀开始出料。”北京市第一中级人民法院对于该证据的真实性予以认定。此外，北京市第一中级人民法院还认定以下事实：2011年11月5日广东中鉴认证有限责任公司山东分公司出具证明，其于2004年3月1?4日按照ISO9001标准对山东凯赛公司的质量管理体系进行了现场审核，期间审阅了该公司于2003年10月15日发放并实施的2003年SOP，并按照其规程对现场操作控制进行了现场审核。

2012年7月26日，北京市第一中级人民法院作出（2012）一中民初字第1284号民事判决，确认本专利的发明人为雷光、李乃强。2012年11月16日，北京市高级人民法院作出（2012）高民终字第3975号民事判决，维持（2012）一中民初字第1284号民事判决。2014年9月17日，本院作出（2013)民申字第232号民事裁定，驳回曹务波等人对(2012)高民终字第3975号民事判决提出的再审申请。在该裁定中，本院查明和认定如下事实：

（1）黄力、刘双江认为瀚霖公司未经本人允许将其列为多份专利申请的发明人的行为侵害了二人的姓名权，分别起诉至北京市海淀区人民法院。该院审理认为，中国科学院微生物所于2011年7月14日致函瀚霖公司，对瀚霖公司将黄力、刘双江列为“生物发酵法生产长碳链二元酸的精制工艺”发明人一事已提出异议；瀚霖公司亦于同年8月回函以书面方式道歉，并承诺配合消除不利影响，故瀚霖公司侵害了黄力、刘双江的姓名权。据此，该院判决瀚霖公司在《科技日报》上对黄力、刘双江赔礼道歉，赔偿精神抚慰金。2011年2月14日，国家知识产权局发出手续合格通知书，本专利申请的发明人名单中删除了黄力和刘双江。

（2）关于2003年SOP证据的真实性。首先，2002年至2003年签订的设备购买合同及合同签发单等证据显示，凯赛公司购买的上述设备与2003年SOP文件提及的部分设备相对应。例如，厢式压滤机购销合同对应2003年SOP文件中过滤操作的板框过滤，搪瓷反应罐定作合同对应过滤、调浆操作中的脱色罐2台、热溶剂罐1台、调浆罐1台，搪玻璃反应罐工矿产品购销合同对应过滤操作中的结晶罐等。其次，广东中鉴认证有限责任公司山东分公司出具的证明表明，该公司在2004年3月已经对2003年SOP文件进行过审核，可以印证2003年SOP文件的真实存在。再次，2006年操作记录、2009年SOP文件等证据表明，其记载的操作步骤与2003年SOP文件复印件记载的内容具有密切联系。最后，根据（2011）沪东证经字第11338号公证书的记载，2003年SOP文件在本案专利申请公开日（2011年3月16日）之前的2010年12月14日已向上海市第二中级人民法院提交，针对本案专利伪造2003年SOP文件的可能性较小。由此可见，虽然上述证据均不能直接证明2003年SOP文件复印件的真实性，但是上述证据与2003年SOP文件复印件均存在一定的关联性，其综合起来能够形成一个相对完整的证据链，可以证明2003年SOP文件复印件具有较强的可信性。

2.关于本专利申请权权属纠纷

本院依职权查明，2015年，山东凯赛公司和凯赛公司向山东省烟台市中级人民法院提起本专利申请权权属纠纷诉讼。2015年7月8日，山东省烟台市中级人民法院作出（2015）烟民知初字第111号民事判决，确认山东凯赛公司和凯赛公司享有本专利申请权。2016年3月28日，山东省高级人民法院作出（2016）鲁民终212号民事判决，驳回上诉，维持（2015）烟民知初字第111号民事判决。

3.关于本专利侵权纠纷

本院依职权查明，2017年，凯赛公司以山东瀚峰生物科技有限公司（以下简称瀚峰公司）侵害其享有专利权的本专利为由，向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼。2019年5月13日，山东省青岛市中级人民法院作出（2017）鲁02民初1694号民事判决，认定瀚峰公司侵害了凯赛公司的本专利权，并赔偿50万元。瀚峰公司不服，向本院提起上诉。2019年10月8日，本院作出(2019)最高法知民终157号民事判决，驳回上诉，维持（2017）鲁02民初1694号民事判决。2020年12月2日，本院作出（2020）最高法民申4925号民事裁定，驳回瀚峰公司对(2019)最高法知民终157号民事判决提出的再审申请。

2019年，凯赛公司、凯赛金乡公司以瀚霖公司、莱阳市恒基生物制品经营有限公司（以下简称恒基公司）、山东归源生物科技有限公司（以下简称归源公司）侵害其享有专利权的本专利为由，向山东省青岛市中级人民法院起诉。2020年12月10日，山东省青岛市中级人民法院作出(2019)鲁02知民初87号民事判决，认定恒基公司、归源公司租用瀚霖公司相关设备、继续使用瀚霖公司的环保审批、验收手续，具有侵权的高度可能性，在未能证明其采用非侵权技术方案的情况下，应当认定其构成侵权，判令恒基公司、归源公司停止侵权并分别赔偿凯赛公司、凯赛金乡公司经济损失200万元、300万元。恒基公司、归源公司不服，向本院提起上诉，本院于2021年7月13日立案受理，目前正在审理过程中。

4.关于凯赛公司提交的实验和测试报告

为证明本专利权利要求1的保护范围清楚，技术方案可实施并能够产生相应的技术效果，凯赛公司分别在其公司实验室和凯赛金乡公司内的产线车间重复实施了本专利权利要求1所限定的技术方案，并对实施过程进行了全程公证，同时将实施过程中获得的样品在公证员的见证下送交第三方检测机构上海微谱公司进行检测。上海微谱公司出具的检测报告显示，无论是实验室操作环境还是生产线操作环境，本领域技术人员根据本专利权利要求1的记载，均能顺利完成一次结晶和高温水结晶操作，并能够产生显著的技术效果，尤其是产品的纯度有大幅提升；高温水结晶步骤后，物料中的醋酸、总氮等含量有大幅下降，各项指标均符合产品要求。

最高院认为

准确判断某一专利是否符合专利法第二十六条第三款、第四款的规定，需要注意以下问题：首先，权利要求书是否清楚地限定专利保护的范围，应当站在本领域技术人员的角度，以权利要求书和说明书记载的内容为依据，在对权利要求进行合理解释的前提下进行判断。对于专利权利要求中出现的技术术语，如果说明书中对此未作出特别界定，一般应按照该技术术语的通常含义解释权利要求。但是，如果本领域技术人员根据权利要求以及说明书所记载的内容，能够明确地、毫无疑义地确定该技术术语在权利要求中不应理解为通常含义，而应当理解为特定含义，且在该特定含义下权利要求保护的范围是清楚的，则应当以该特定含义来理解权利要求保护的范围，而不应机械地以通常含义对权利要求进行解释。其次，专利制度保护的是利用自然规律解决技术问题的技术方案，而不是自然规律本身。因此，权利要求是否清楚地限定专利保护的范围，审查的内容是权利要求是否清楚地限定了专利保护的技术方案本身，而不是对技术方案所利用的自然规律是否进行了清楚地阐述和限定。再次，专利法对于说明书“充分公开”的要求，以本领域技术人员阅读说明书后能够实施专利保护的技术方案为准。对于一些虽未记载在说明书，但不影响本领域技术人员准确理解和实施专利所保护技术方案的相关技术信息，并不要求必须在专利说明书中一一予以记载。具体到本案中：

第一，瀚霖公司关于权利要求1不清楚的主张违背对专利权利要求的合理解释原则。瀚霖公司主张权利要求1限定的技术方案存在明显矛盾是以本领域技术人员对于步骤(3)中的“高温水结晶”过程理解为通常意义上的“通过降温方式使溶质从饱和溶液中析出”为前提。但是，诉讼中各方均认可长碳链二元酸在水中的溶解度很低系公知常识，以十二烷二元酸为例，环境温度为23℃时，该长碳链二元酸在水中的溶解度是0.003g/100g，环境温度为100℃时，该长碳链二元酸在水中的溶解度上升至0.37g/100g。正如瀚霖公司所计算的，20吨100℃的水溶解的十二烷二元酸理论上最多不超过74公斤（溶解度为0.37g/100g)。因此，即便通过大幅度降温方式，将溶解在100℃水中的二元酸基本上全部结晶析出，理论上也只能得到不超过74公斤的二元酸晶体，生产效率极低。在这种情况下，再结合说明书中所记载的能够体现本专利方法具有可行性的具体实施方式以及能够体现本专利方法相对于现有技术具有有益技术效果的对比实验数据，本领域技术人员不会脱离具体工艺环境，机械地将权利要求1步骤(3)所限定“高温水结晶”过程简单地理解为通常意义上的纯粹的结晶过程，该解释方法不符合在权利要求是否清楚限定专利保护范围的审查过程中应当坚持的合理解释原则。

从凯赛公司和国家知识产权局对于步骤(3)所限定“高温水结晶”的解释来看，两者虽存在表述上的差异，但实质内容是一致的，即步骤(3)中的结晶，与步骤(2)中的单纯的溶剂结晶含义不同，同时也不是单纯的熔融结晶方式，而应当是“在罐设备中，在高温水的作用下，以结晶形式获得并分离出二元酸产品”的过程。上述解释并不违背本领域技术人员的基本认知，也不存在前后矛盾，是从本领域的基本理论出发并结合权利要求1的具体的、实际的工艺过程得出的解释，构成合理解释。

第二，从本专利文件的记载分析，本专利权利要求1清楚地限定了专利要求保护的范围，说明书对本专利技术方案进行了充分的公开。本专利属于对现有化工产品进一步提纯精制的方法专利，判断此类方法专利权利要求是否清楚地限定了专利保护范围，审查的重点是该专利权利要求是否对专利保护的技术方案所涉及的工艺步骤和工艺条件（例如原材料的参数，各工艺步骤以及各步骤中所需的助剂、溶剂，所要求的温度、压力、时间等技术信息）进行了清楚的限定。本专利权利要求1要求保护的是一种对采用生物发酵法生产获得的长碳链二元酸进行精制提纯的工艺方法，从权利要求1所限定的内容来看：权利要求1限定了精制提纯的4个步骤，即(1)脱色、过滤；(2)一次结晶、分离；(3)高温水结晶、分离；(4)干燥。在上述各工艺步骤项下，又限定了各工艺步骤的实施对象、环境和条件。以瀚霖公司所质疑的步骤(3)为例，该步骤的名称为“高温水结晶、分离”，对专利保护的范围真正起到限定作用的是该步骤所限定的具体工艺，即“将步骤(2)得到的结晶物料放人高温水结晶罐内，控制温度70~100℃，保温时间120min，再降温至30~50℃，物料完全结晶后，将结晶物料用离心机分离得二元酸湿品”。正如凯赛公司所主张并被国家知识产权局所认可的，该段内容已清晰地记载了步骤(3)中物料来源，放入至何种设备中，控制的温度范围以及时间，以及降温的温度范围等，本领域技术人员根据上述技术信息，并结合说明书的记载，能够确定本专利权利要求1所保护的技术方案的内容。而且，基于前述对于“高温水结晶”的解释，步骤(3)中的所涉及到的结晶，并非指通常意义上的溶剂结晶或者熔融结晶，故权利要求1的技术方案在实施过程中，不会存在如瀚霖公司所主张的“需要大量的高温水及巨大的结晶罐等配套设备，仅在理论上有实施的可能性”的技术缺陷。

另外，本专利说明书记载了权利要求1的3个具体实施方式，还记载了与现有技术相比较所能取得的有益技术效果的相关实验数据。说明书对本专利权利要求保护的技术方案作出了清楚、完整的说明，本领域技术人员能够依据说明书的记载内容实现本专利保护的技术方案。

第三，从外部证据分析，本领域技术人员能够根据本专利文件记载的内容实施本专利要求保护的技术方案。首先，凯赛公司二审提交的相关实验及相关测试结果能够证明本专利权利要求1所限定的技术方案是可以实施的技术方案。为证明本专利权利要求1的技术方案不存在瀚霖公司所称的明显矛盾，具有可行性，凯赛公司经公证证明，分别在实验室环境和工业生产环境下，按照本专利权利要求1所限定的步骤进行了两组实验，并将两组实验的每个步骤中的物料进行了专业测试，从实验和测试结果看，无论是实验室操作还是生产线实践操作，技术人员均能实现权利要求1的技术方案，并取得预期技术效果。其次，相关生效裁判所认定的事实，也能证明本专利权利要求1所限定的技术方案是可以实施的技术方案。本专利发明人署名权纠纷案的生效裁判已经确认本专利技术方案源于具备真实性和可实施性的2003年SOP。在本专利的发明人署名权纠纷案中，相关生效裁判认定了2003年SOP本身的真实性以及本专利技术方案与2003年SOP所记载的技术方案实质同一性，据此确定了本专利的实际发明人应为山东凯赛公司职工雷光以及凯赛公司职工李乃强。在该案的再审申请案〔（2013）民申字第232号〕的民事裁定中，本院将广东中鉴认证有限责任公司山东分公司出具的关于该公司在2004年3月已经对2003年SOP的现场操作控制进行了现场审核的证明，作为认定2003年SOP真实性的依据之一。在本院作出的已生效的(2019)最高法知民终157号民事判决中，本院认定瀚峰公司租用瀚霖公司厂房和设备实施了本专利技术方案，该行为构成专利侵权。

在没有相反证据足以否定和推翻前述证据所证明事实的情况下，应当认定本专利权利要求1所限定的技术方案是可以实施的技术方案。瀚霖公司关于本专利技术方案在工业中无法实施的主张，本院不予支持。

特别需要指出的是，瀚霖公司针对本专利提起无效宣告请求也违背诚信原则。根据本院查明的事实，瀚霖公司将原本属于凯赛公司的知识产权当作自己的知识产权向国家知识产权局申请专利的行为，本身就已经构成不诚信行为，现其又对当初由其自己撰写并申请的专利，以不符合专利法第二十六条第三款、第四款为由，提出无效宣告请求，明显违背了诚信原则。此种将他人技术成果非法申请为自己的专利，在该非法申请的专利权依法返还他人后，转而对该专利权提出无效宣告请求的行为，明显违背诚信原则，对该无效宣告请求，也不应予以支持。况且，前已述及，瀚霖公司提交的用于支持本专利不符合专利法第二十六条第三款、第四款的相关证据，远未达到能够确实充分证明本专利不符合专利法第二十六条第三款、第四款规定的程度。相反，凯赛公司以及国家知识产权局的举证及相关理由，足以支持其关于本专利符合专利法第二十六条第三款、第四款规定的主张。

综上所述，国家知识产权局、凯赛公司关于本专利权利要求1符合专利法第二十六条第三款、第四款规定的理由成立，本院予以支持；瀚霖公司的相关主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。原审法院关于本专利权利要求1不符合专利法第二十六条第三款、第四款的认定错误，本院予以纠正。

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